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專利授權契約之授權人對於被授權人是否應負擔繳納專利維護費之通知義務？
於專利之專屬授權契約中，常見將授權專利之相關費用約定為由被授權人負擔，惟若契約中除此之外無其他約定，是否即可認為授權人（即專利權人）對於授權專利無須負擔管理維持之責，非無疑問。最高法院於113年6月25日作成113年度台上字第334號民事裁定，維持原審智慧財產及商業法院（下稱智財法院）111年度民專上字第33號民事判決，對於授權人應對其授權專利負擔管理維持有效性之責任，似採肯定見解。惟法院進一步認為：授權人基於管理維持專利有效性之責任，應於合約期間內通知被授權人繳納專利維護費，但若已因被授權人之要求將原委任管理專利之專利事務所改為被授權人所指定之事務所，則授權人即不再負擔通知義務。
本案之事實為：A公司與專利權人B簽署技術移轉授權合約書（下稱系爭技轉合約），雙方約定：「本技術內容源自國科會研究計畫，專利申請由B提出，授權後其所衍生之相關費用均由A支付」，專屬授權之範圍包括當時已申請專利通過之台灣、日本專利以及申請中之美國、歐洲專利。系爭技轉合約簽訂後關於專利之維護費或年費，每年均係由專利權人即授權人B通知被授權人A繳納，嗣後前開授權專利中之日本專利因未繳年費而失效，被授權人A遂以授權人B未能通知及時繳納年費為由，起訴請求B賠償其損害。
本件第一審台灣台中地方法院111年度智字第7號判決接受原告A之主張，以系爭技轉合約雖約定此部分費用由原告A負擔，惟A係依被告B通知而繳納，則向各國政府單位繳納規費維持專利有效之責任，確實為被告B之責任，故日本之專利權因未續費而無效，B即有可歸責之事由。至於被告B通知原告A應繳納費用而有減少時，原告A未提出質問，即便認其有未查覺日本之專利權維護費用無需繳納，然此究係原告A依通知繳款之被動義務，即便發覺提醒亦是善意提醒，而非義務，並無任何可歸責之事由，自難認為與有過失。第一審法院遂判決被告B應給付損害賠償予原告A。
案經上訴至智財法院後，智財法院以111年度民專上字第33號民事判決廢棄一審判決並駁回原告之訴。智財法院雖認同被告B依據系爭技轉合約應負擔管理、維持專利有效性之責任，故應有通知原告A繳交專利維護費之附隨義務，但此附隨義務因原告A申請變更管理專利之事務所而不存在，其日本專利未繳費而失效並不可歸責於被告B，故B無須負不完全給付之責任。其論理摘要如下：
1. 契約成立生效後，債務人除負有給付義務（包括主給付義務與從給付義務）外，尚有附隨義務，而附隨義務乃基於誠信原則而生，且包括協力及告知義務以輔助實現債權人之給付利益（最高法院98年度台上字第1801號判決意旨參照）。
2. 授權專利是否繼續有效存在將影響被授權人能否基於專屬被授權人地位以排除第三人之可能侵害，也影響給付授權金及以產品每年銷售量為基礎計算之衍生利益金，故足以影響授權人履行系爭技轉合約所定主給付義務之達成。本件系爭技轉合約雖約定後續維持專利有效之繳納費用義務應由被授權人A支出，但此約定並非排除授權人B基於專屬授權人身分有管理、維持專利有效性之責任。
3. 在本件雙方將管理授權專利之專利事務所變更為被授權人A委託及指定之專利事務所之前，授權專利之每年維護費或年費均係由授權人B通知被授權人A繳納，堪認在系爭技轉合約期間通知被授權人A繳納費用，以維護授權專利繼續有效之狀態，應屬於授權人B依系爭技轉合約所負之附隨義務。
4. 惟被授權人A後續申請變更管理專利之事務所，且授權人B已指示原事務所將相關授權專利之資料移交予被授權人A指定之新事務所，故授權人B原應通知被授權人A繳費以維持日本專利效力之附隨義務，自前述移交之日起即解除而不存在。系爭之日本專利因未繳費而失效，既已非由授權人B或其原事務所控管，即不可歸責於授權人Ｂ。
5. 被授權人Ａ依系爭技轉合約對授權後之專利相關維護費用本有支付義務，亦即最終是否繼續繳納維護費用以維持該專利有效，係由被授權人Ａ決定，並非授權人Ｂ有決定權，是以，在管理系爭授權專利之事務所變更後，被授權人Ａ在知悉其應支付日本專利之維護費用卻長期未接到通知繳納之情況下，竟從未與授權人Ｂ或其委託之事務所聯繫或確認，導致日本專利因未注意繳費而失效之結果，即應由被授權人Ａ即原告自行承擔。